№ 760/20934/18

Постанова

Іменем України

02 вересня 2020 року

м. Київ

справа № 760/20934/18

провадження № 61-7005св19

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Луспеника Д. Д.,

суддів: Воробйової І. А., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А., Черняк Ю. В. (суддя-доповідач),

учасники справи:

позивач - Публічне акціонерне товариство «Фармак»,

відповідачі: ОСОБА_1 , Міністерство економічного розвитку України,

особа, яка оскаржувала рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, - Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця»,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Фармак» на постанову Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року у складі колегії суддів: Поліщук Н. В., Шкоріної О. І., Соколової В. В.,

ВСТАНОВИВ:

1. Описова частина

Короткий зміст вимог позовної заяви

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство «Фармак» (далі - ПАТ «Фармак») звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити певні дії.

Позовна заява мотивована тим, що ПАТ «Фармак» є одним з найбільших виробників лікарських засобів в Україні, продуктовий портфель якого налічує понад 200 лікарських засобів різних терапевтичних напрямків та форм випуску. Виробництво ліків ПАТ «Фармак» відповідає національним та міжнародним Правилам належної виробничої практики.

У 1966 році підприємством було виготовлено першу партію антигістамінного засобу «Диазолин».

Акціонерну фірму «Фармак» (далі - АФ «Фармак»), яка у 1994 році була перейменована у Відкрите акціонерне товариство «Фармак» (далі - ВАТ «Фармак»), а згодом у ПАТ «Фармак», було створено у 1991 році, що підтверджується статутами підприємств за 1991 та 1994 роки.

З 1993 року ПАТ «Фармак» розпочало реєстрацію своїх знаків, під якими забезпечується реалізація лікарського препарату «Диазолин» у більш як 20 країн світу, серед яких, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Кіпр, Латвія, Литва, Молдова, ОАЕ, Росія, США, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан та інші.

Саме через інтенсивне та тривале використання на території України знак «Диазолин» станом на 24 серпня 1991 року став добре відомим знаком ПАТ «Фармак» відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) «фармацевтичні препарати».

Позначення «Диазолин» підпадає під вимоги статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та відповідає таким факторам, як тривалість, обсяг та географічний район використання знака, ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства та цінність, що асоціюється зі знаком.

Внаслідок пошуку у базі даних ДП «Український інститут інтелектуальної власності» «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду», позивач виявив, що 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 була подана заявка від 03 серпня 2018 року № m201818257 на знак для товарів і послуг «Діазолін форте» для широкого переліку товарів 05 класу МКТП, у тому числі для такого товару, як «фармацевтичні препарати».

Спірне позначення «Діазолін форте» за графічними, фонетичними та семантичними ознаками схоже з добре відомим в Україні знаком «Диазолин» настільки, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Крім цього, спірне позначення від 03 серпня 2018 року № m201818257 на ім`я ОСОБА_1 здатне викликати змішування з товарами, які виготовляє позивач під добре відомим знаком «Диазолин», оскільки зазначене позначення схоже з спірним позначенням настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) правова охорона добре відомого знака поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

З урахуванням зазначеного ПАТ «Фармак» просило суд:

- визнати на ім`я ПАТ «Фармак» позначення «Диазолин» добре відомим знаком в Україні станом на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення «Диазолин» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення «Диазолин» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на ім`я ОСОБА_1 .

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2018 року у складі судді Шереметьєвої Л. А. позов ПАТ «Фармак» задоволено.

Визнано на ім`я ПАТ «Фармак» позначення «Диазолин» добре відомим знаком в Україні на дату «24» серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення «Диазолин» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення «Диазолин» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на ім`я ОСОБА_1 .

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що спеціальний правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності на добре відомі знаки закріплено у пункті 1 статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого Країни Союзу зобов`язанні відхиляти реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Встановлений у Паризькій конвенції принцип «відхилення реєстрації товарного знака» означає безумовне недопущення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою у зв`язку із фактом невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленого компетентним органом Країни Паризького Союзу.

Висновком експерта від 11 вересня 2018 року № 147 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності встановлено, що станом на 24 серпня 1991 року позначення «Диазолин» було добре відомим в Україні знаком ПАТ «Фармак» стосовно такого товару, як «фармацевтичні препарати», що відноситься до товарів 5 класу МКТП, а позначення «Діазолін форте» за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «Диазолин».

Отже, заявка від 03 серпня 2018 року № m201818257 подана на реєстрацію з порушенням прав позивача на добре відомий в Україні знак «Диазолин».

З огляду на викладене, а також врахувавши положення статей 16, 20, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд визнав заявлені позовні вимоги позивача обґрунтованими, а тому задовольнив позов ПАТ «Фармак» у повному обсязі.

Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції

У листопаді 2018 року Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ПрАТ «ФФ «Дарниця»), яке не брало участі у справі, подало на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2018 року апеляційну скаргу.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року відкрите апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПрАТ «ФФ «Дарниця» на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2018 року.

Постановою Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року апеляційну скаргу ПрАТ «ФФ «Дарниця» задоволено частково, рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2018 року скасовано та ухвалено нове рішення.

Провадження у справі за позовом ПАТ «Фармак» в частині вирішення позовних вимог до Міністерства економічного розвитку України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні, зобов`язання вчинити дії закрито.

Роз`яснено, що розгляд вимог, провадження у справі щодо яких закрито, віднесено до юрисдикції господарських судів.

У задоволенні позовних вимог ПАТ «Фармак» до ОСОБА_1 відмовлено.

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що зі змісту заявлених позовних вимог убачається, що вони пред`явлені безпосередньо до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та на якого згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України покладено сукупність обов`язків та необхідність вчинення дій. З урахуванням викладеного, ураховуючи предмет спору, матеріально-правові вимоги та суб`єктний склад учасників справи, апеляційний суд дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції в частині заявлених вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України підлягає скасуванню, а провадження у цій частині закриттю, так як підлягає вирішенню у порядку господарського судочинства.

Вирішуючи спір в частині позовних вимог до ОСОБА_1 , апеляційний суд зазначив, що жодних позовних вимог до ОСОБА_1 не заявлялося, а вирішення питання щодо відхилення або задоволення заявки на реєстрацію знака є дискреційними повноваженнями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Суд не може перебирати на себе повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та зобов`язувати прийняти конкретне рішення, що означало б втручання у діяльність цього органу. При цьому, саме по собі подання особою заявки не впливає на права, свободи чи законні інтереси ПАТ «Фармак» та не дає підстави вважати про таке порушення, яке підлягало б захисту в судовому порядку. А тому апеляційний суд дійшов висновку, що позовні вимоги ПАТ «Фармак» до ОСОБА_1 не підлягають задоволенню.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та її доводів

У квітні 2019 року до Верховного Суду надійшла касаційна скарга, у якій, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, ПАТ «Фармак» просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції, порушуючи норми статей 493 494 495 ЦК України, положення Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року та пункту 1 статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності помилково відніс питання щодо відхилення заявки на реєстрацію знака до дискреційних повноважень Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Повне ігнорування судом апеляційної інстанції норм міжнародного законодавства є грубим порушенням принципу верховенства права, передбаченого статтею 10 ЦПК України та прямим порушенням норм матеріального права. Апеляційний суд помилково відніс цей спір до юрисдикції господарського суду та на власний розсуд визначив пріоритетність позовних вимог ПАТ «Фармак», тобто вийшов за межі наданих йому повноважень та порушив вимоги статті 367 ЦПК України.

У частині відмови в задоволенні позову до ОСОБА_1 доводи касаційної скарги висновків не містять, до неї позовних вимог не заявлялося, тому Верховний Суд у силу вимог статті 400 ЦПК України в цій частині постанову суду апеляційної інстанції не переглядав.

Короткий зміст позиції інших учасників справи

У травні 2019 року ПрАТ «ФФ «Дарниця» подало відзив на касаційну скаргу, у якому просило залишити її без задоволення, а оскаржувану постанову апеляційного суду без змін. Зазначало, що суд першої інстанції безпідставно визнав знак «Диазолин» добре відомим на ім`я позивача станом на 24 серпня 1991 року, а тому суд апеляційної інстанції правильно скасував необґрунтоване та незаконне рішення суду першої інстанції.

Надходження касаційної скарги до Верховного Суду

Ухвалою Верховного Суду від 15 квітня 2019 року відкрито касаційне провадження у справі № 760/20934/18 та витребувано її матеріали із Солом`янського районного суду м. Києва.

Ухвалою Верховного Суду від 07 квітня 2020 року справу призначено до судового розгляду.

Фактичні обставини, встановлені судами

Судами попередніх інстанцій встановлено, що у 1991 році створено АФ «Фармак», яка у 1994 році була перейменована у ВАТ «Фармак», а згодом у ПАТ «Фармак», що підтверджується статутами підприємств за 1991 та 1994 роки.

На ім`я ПАТ «Фармак» зареєстровано знаки для товарів і послуг: в Україні зареєстровано знаки для товарів і послуг « Диазолин Diazolinum » (свідоцтво від 30 вересня 1996 року № 7323), « ДІАЗОЛІН » (свідоцтво від 17 лютого 2003 року № 30054 ) та « DIAZOLINE » (свідоцтво від 15 квітня 2003 року № 31171 ), в Литві - свідоцтво від 06 травня 2001 року № 41298 на знак « Диазолин Diazolinum » та свідоцтво від 13 травня 2002 року № 44406 на знак « DIAZOLIN », в Киргизстані - свідоцтво від 30 листопада 2005 року № 7475 на знак « ДИАЗОЛИН DIAZOLINUM », в Грузії - свідоцтво від 15 березня 2005 року № 15890 на знак «ДИАЗОЛИН», в Латвії - свідоцтво від 20 квітня 2002 року № 49289 на знак «Diazolоns», а також міжнародна реєстрація від 30 вересня 1996 року № 661785 на знак « Диазолин Diazolinum ».

ПАТ «Фармак» здійснює використання позначення « Диазолин » у латинському й українському варіанті написання - «DIASOLINE», «DIASOLINUM», «DIASOLINI», «ДІАЗОЛІН» із застосуванням різних шрифтів, регістрів, кеглів та насиченості літер, про що свідчать макети упаковок та етикеток на пляшки (флакони) за різні періоди на території України: макети групових етикеток «Диазолин» за 1998-2008 роки; макети етикетки на флакон за 2000 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки за 1998-2010 роки; макет упаковки (драже) за 2002-2010 роки; макет упаковки за 2008 рік, а також за кордоном: макети групових етикеток в країнах Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД), крім Російської Федерації (далі - РФ) за 2002 рік; макети групових етикеток в країнах СНД, крім РФ та Казахстану за 2003-2004 роки; макети групових етикеток в Білорусі за 2003 рік; макет упаковки (драже) в країнах СНД, крім РФ, за 2002 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в Білорусі за 2003 рік; макет упаковки (драже) в Білорусі за 2003 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в країнах СНД за 2008 рік; макет групової етикетки «Диазолин» у країнах СНД за 2008 рік; макет упаковки (драже) в країнах СНД, крім РФ, за 2008 рік; макет упаковки для країн СНД за 2008 рік; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в країнах СНД, крім РФ та Казахстану, за 2003-2005 роки.

У матеріалах справи наявні: фотозображення упаковок за 1998 і 2004 роки та пляшок за 1998 рік з нанесеним знаком «Диазолин Diazolinum» та «Диазолин»; копії листівок, витягів з газет, каталогів, зокрема лікарські препарати ПАТ «Фармак» за 2001 рік; каталог продукції ПАТ «Фармак» за 2004 рік; довідник ПАТ «Фармак» за ІІ квартал 2001 року, в якому міститься перелік медичних препаратів, які виробляє ПАТ «Фармак», у тому числі і «Диазолин»; довідник ПАТ «Фармак» за ІІІ квартал 2001 року; стаття в газеті «Демократична Україна» за 1997 рік, в якій містяться відомості про продаж медичного препарату «Диазолин»; стаття в газеті «Метро» за 2000 рік про алергію та медичний препарат «Диазолин» як ефективний засіб проти алергічних станів.

Відповідно до звітів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. Ломоносова за 1966-1987 роки та промислових регламентів № 10 на виробництво «Диазолин», затверджених директором Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. Ломоносова 10 грудня 1975 року, а також наявними в матеріалах справи фармакопейними статтями за 1987, 1992, 1998 роки, лікарський препарат «Диазолин» безперервно виготовлявся та реалізовувався в Україні з 1966 року.

Згідно зі звітами з основної діяльності Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. Ломоносова у період з 1966 до 1987 року Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. Ломоносова було виготовлено в загальній кількості 73 128 кг лікарського засобу «Диазолин», що вказує на значні об`єми виробництва лікарського засобу «Диазолин» до моменту заявленої дати - 24 серпня 1991 року.

З наявних у матеріалах справи документів: «Пусковой регламент по производству диазолина», затверджений на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. Ломоносова в 1967 році, «Регламент производства диазолина», затверджений на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. Ломоносова в 1967 році, «Регламент производства диазолина», затверджений на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. Ломоносова в 1969 році, «Ведомость изменений № 1 к промышленному регламенту № 10 на производство диазолина», затверджена на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. Ломоносова в 1986 році, «Промышленный регламент на производство диазолина

ПР 64-0115-10-98», затверджений на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. Ломоносова в 1988 році, судом першої інстанції встановлено, що станом на 24 серпня 1991 року позначення «Диазолин» використовувалось ПАТ «Фармак» для маркування фармацевтичних препаратів за документальними даними близько 25 років, що є тривалим строком і свідчить про існування сталого попиту на марковані ним товари, а разом з тим і про обізнаність про позначення споживачів.

У архівній довідці, виданій Російським державним архівом економіки на запит ВАТ «Фармак» від 09 вересня 2004 року № 16/3653, зазначено інформацію про обсяги виробленого на Київському хіміко-фармацевтичним заводом ім. Ломоносова лікарського засобу «Диазолин» протягом 1966-1969, 1972-1987 років.

У звіті про соціологічне опитування, проведене серед мешканців міст України з населенням понад 500 тисяч, які станом на 24 серпня 1991 року також були мешканцями цих міст і які хоча б один раз протягом останнього року перед датою опитування приймали або купували які-небудь антигістамінні (протиалергічні) лікарські засоби, зазначено, що 57,7 % респондентів, з числа тих, кому відома торговельна марка «Диазолин» (90,8 %), асоціюють її з таким виробником, як ПАТ «Фармак», а 54,4 % дізнались про неї до 24 серпня 1991 року.

Відповідно до висновку експерта від 11 вересня 2018 року № 147 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного на замовлення позивача експертом Жилою Б. В., встановлено:

- надані для проведення дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість, обсяг та географічний район використання позначення, ступінь відомості позначення у відповідному секторі суспільства, а також цінність, що асоціюється з позначенням, сукупність яких вказує на те, що станом на 24 серпня 1991 року позначення «Диазолин» було добре відомим в Україні знаком ПАТ «Фармак» стосовно такого товару, як «фармацевтичні препарати», що відноситься до товарів 5 класу МКТП;

- позначення «Діазолін форте» за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «Диазолин», яке ПАТ «Фармак» вважає можливим визнати добре відомим в Україні знаком для товару 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

2. Мотивувальна частина

Позиція Верховного Суду

Згідно із частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час виникнення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Відповідно до частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Згідно із частиною першою статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, і застосовані норми права

Відповідно до частин першої, другої та п`ятої статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог

і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Зазначеним вимогам закону оскаржувана постанова апеляційного суду в оскаржуваній частині не відповідає.

Закриваючи провадження у справі у частині позовних вимог ПАТ «Фармак» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання позначення «Диазолин» добре відомим знаком в Україні, зобов`язання вчинити дії, суд апеляційної інстанції вважав, що ці вимоги підлягають розгляду в порядку господарського судочинства, оскільки заявлено вимоги до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та на який згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Порядком визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України покладено сукупність обов`язків та необхідність вчинення дій.

Колегія суддів вважає такі висновки апеляційного суду помилковими з огляду на таке.

Статтею 15 ЦК України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права в разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно з частиною першою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до статті 48 ЦПК України сторонами у цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Відповідач у цивільному процесі - це особа, яка має безпосередній зв`язок зі спірними матеріальними правовідносинами та, на думку позивача, порушила, не визнала або оспорила його права, свободи чи інтереси і тому притягується до участі у цивільній справі для відповіді за пред`явленими вимогами.

За змістом частини другої статті 50 ЦПК України участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть) допускається, якщо: 1) предметом спору є спільні права чи обов`язки кількох позивачів або відповідачів; 2) права та обов`язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави; 3) предметом спору є однорідні права і обов`язки.

Відповідно до частини першої статті 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Статтею 20 ЦПК України встановлено, що не допускається об`єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по-перше, наявність спору щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у будь-яких правовідносинах, крім випадків, коли такий спір вирішується за правилами іншого судочинства, а, по-друге, спеціальний суб`єктний склад цього спору, в якому однією зі сторін є, як правило, фізична особа-учасник приватноправових відносин.

Отже, у порядку цивільного судочинства за загальним правилом можуть розглядатися будь-які справи, в яких хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Розгляд одних і тих же вимог та надання правової оцінки одним і тим же доказам у різних справах різних юрисдикцій протирічить завданню правосуддя щодо вирішення спору.

Стаття 20 ГПК України в редакції, чинній на час звернення до суду з позовом у цій справі, передбачає, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема: справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов`язані з ними законні інтереси.

Разом з тим, Вищий суд з питань інтелектуальної власності роботу не розпочав. При цьому згідно з пунктом 16 розділу ХІ Перехідних положень ГПК України відтерміновано початок дії вказаних положень, а саме регламентовано, що до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Таким чином, спір у справі, що розглядається, має бути вирішено в порядку цивільного судочинства.

Такий правовий висновок зроблено Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 31 жовтня 2019 року у справі № 760/809/18 (провадження № 14-587цс19), з урахуванням висновків, викладених Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 27 червня 2018 року у справі № 804/629/16-ц (провадження № 11-605апп18).

Отже, суд апеляційної інстанції не врахував те, що відповідачем у цій справі є не тільки юридична особа, але й фізична особа, матеріально-правові вимоги у цій справі є однорідними, нерозривно пов`язаними між собою, та за своїм характером мають розглядатися в одному провадженні саме за правилами цивільного судочинства, а тому дійшов передчасного висновку про те, що спір у частині позовних вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні, зобов`язання вчинити дії не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог ПАТ «Фармак» у частині зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на ім`я ОСОБА_1 , суд першої інстанції виходив з того, що вказана заявка подана ОСОБА_1 на реєстрацію з порушенням прав позивача на добре відомий в Україні знак «Диазолин».

Відмовляючи ПАТ «Фармак» у задоволенні позову в частині вимог до ОСОБА_1 про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на ім`я ОСОБА_1 , апеляційний суд зазначив, що такі вимоги мають факультативне значення, не є обов`язковими, оскільки для вирішення питання за заявкою, що подана учасником відносин з питань інтелектуальної власності, необхідним є прийняття рішення про те, що відповідний знак для товарів і послуг став добре відомим. Крім того, процедура визнання знака добре відомим може відбуватись і без участі ОСОБА_1

18 лютому 2019 року представник ПАТ «Фармак» подав до Київського апеляційного суду клопотання про закриття апеляційного провадження у цій справі (т. 6, а. с. 1-5).

Порушуючи питання про закриття апеляційного провадження, ПАТ «Фармак» посилалось на те, що прийняття судом першої інстанції оскаржуваного рішення у справі жодним чином не вплинуло на права та законні інтереси ПАТ «ФФ «Дарниця», оскільки предметом розгляду у цій справі є питання визнання знака для товарів і послуг «Диазолин» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» та відхилення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257, поданою ОСОБА_1 , а не ПАТ «ФФ «Дарниця», а тому, як вважав позивач, апеляційне провадження мало бути закритим на підставі вимог статті 362 ЦПК України.

Відповідно до частини першої статті 352 ЦПК України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

У цій статті визначено коло осіб, які наділені процесуальним правом на апеляційне оскарження судового рішення: це учасники справи, а також особи, які участі у справі не брали, але судове рішення стосується їхніх прав, інтересів та (або) обов`язків.

Суд апеляційної інстанції встановив, що визнання знака «Диазолин» добре відомим безпосередньо стосується охоронюваного законом інтересу ПрАТ ФФ «Дарниця» щодо безперешкодного використання позначення «Діазолін форте» при виробництві та продажу лікарського засобу «Діазолін форте», а отже, не вбачав підстав для закриття апеляційного провадження відповідно до пункту 3 частини першої статті 362 ЦПК України.

Дослідивши у відповідній частині доводи касаційної скарги ПАТ «Фармак» та відзиву ПрАТ «ФФ «Дарниця», Верховний Суд погоджується з висновками апеляційного суду щодо того, що оскаржуваним рішенням суду першої інстанції порушуються охоронювані законом інтереси ПрАТ ФФ «Дарниця. Ці висновки суду узгоджуються з висновками, викладеними у рішенні Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року № 18-рп/2004 р. у справі № 1-10/2004 «Про охоронюваний законом інтерес».

Тому Верховний Суд відхилив доводи касаційної скарги в цій частині.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 406 ЦПК України касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанцій розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції.

У випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанцій, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд відповідного суду першої або апеляційної інстанції.

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 411 ЦПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є порушення норм процесуального права, на які посилається заявник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.

За таких обставин постанова апеляційного суду в оскаржуваній частині не відповідає вимогам статті 263 ЦПК України та прийнята з порушенням норм процесуального права, що в силу вимог частин третьої та четвертої статті 411 ЦПК України є підставою для її скасування з передачею справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Керуючись статтями 400 406 409 411 416 418 419 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Фармак» задовольнити частково.

Постанову Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року в частині закриття провадження у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Фармак» до Міністерства економічного розвитку України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити певні дії скасувати, а справу в цій частині передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий Д. Д. Луспеник

Судді: І. А. Воробйова

Г. В. Коломієць

Р. А. Лідовець

Ю. В. Черняк